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El Tribunal Supremo ha rechazado que el uso del término “Persimon” en el etiquetado y publicidad de caquis constituya una infracción de marcas nacionales. El litigio fue promovido por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Xúquer, quien alegó la vulneración de sus marcas registradas al considerar que dicho término era utilizado de forma indebida en el mercado.

Hechos probados

Uso del término “Persimon” en campaña comercial

Una empresa comercializadora utilizó el término “Persimmon” para identificar caquis de la variedad Rojo Brillante, no astringente, en el marco de una campaña publicitaria y de etiquetado del producto. El Consejo Regulador, titular de diversas marcas nacionales que incluyen la denominación “Persimon”, interpuso demanda por infracción marcaria, competencia desleal y publicidad ilícita.

Sentencia de instancia

No se acredita infracción de marcas nacionales

El juzgado de lo mercantil desestimó las pretensiones del Consejo Regulador, al entender que el término había sido empleado con finalidad exclusivamente descriptiva, y no como signo distintivo o marca. Por tanto, no existía una infracción de marcas nacionales. La Audiencia Provincial, en apelación, revocó parcialmente la sentencia, apreciando riesgo de confusión y entendiendo que el término “Persimmon” podía tener carácter distintivo autónomo.

Recurso de casación

El Supremo niega la infracción marcaria

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la empresa demandada y restaura la sentencia de primera instancia. Sostiene que el término “Persimon” se utiliza de forma habitual en el sector para referirse a una variedad concreta de caqui, y que su uso en este caso tuvo un propósito meramente identificativo del producto.

Con base en el artículo 37.b) de la Ley de Marcas y en el artículo 14.1.b) del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea, la Sala considera que el uso impugnado fue legítimo y conforme a las prácticas leales del comercio. No se utilizó el término como marca, sino como descripción de una característica del producto, lo que excluye la infracción de marcas nacionales.

Elementos adicionales

Limitaciones al derecho exclusivo de marca

La sentencia también subraya que las marcas en cuestión no son renombradas ni notorias, lo que impide extender su protección frente a usos descriptivos comunes. En consecuencia, no puede considerarse que haya existido infracción de marca nacional, ya que el uso del término no genera confusión ni se aparta de los estándares comerciales lícitos.

Fallo del Tribunal Supremo

El Alto Tribunal estima el recurso de casación, revoca la sentencia de apelación y confirma el fallo de primera instancia. En consecuencia, se desestiman todas las acciones basadas en la infracción de marcas nacionales, así como las relativas a competencia desleal y publicidad ilícita. El Consejo Regulador deberá asumir las costas del recurso de apelación y del recurso extraordinario por infracción procesal.