« Volver

Denegado el registro del conjunto denominativo por ser descriptivo

21/10/2025

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la denegación del registro de la marca mixta «MAQUINASONLINE.COM», al entender que su conjunto denominativo, acompañado de un gráfico genérico, carece de carácter distintivo. El Alto Tribunal aclara el alcance del artículo 5.1.c) de la Ley 17/2001, de Marcas, respecto a marcas formadas por términos descriptivos y sufijos de dominio como “.com”.

Denegación del registro por parte de la OEPM

Una empresa solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca mixta «MAQUINASONLINE.COM» para identificar servicios de comercio, promoción y alquiler de maquinaria, encuadrados en las clases 35 y 37 del Nomenclátor Internacional.

La OEPM denegó el registro al considerar que el conjunto denominativo carecía de capacidad distintiva: los términos “maquinas online” describían tanto el objeto como el canal de comercialización, el sufijo “.com” era indicativo del entorno digital y el gráfico incluido —una retroexcavadora— era una imagen genérica del sector.

La empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó la demanda al entender que el conjunto denominativo-gráfico tenía fuerza distintiva suficiente. Frente a esa resolución, la OEPM interpuso recurso de casación.

Interpretación del artículo 5.1.c) LM

El Supremo admite el recurso por interés casacional

El Tribunal Supremo admitió el recurso de la OEPM con el fin de fijar doctrina sobre tres cuestiones esenciales:

  • La relación entre la distintividad del conjunto denominativo y la prohibición del artículo 5.1.c) LM.
  • El sentido del término “exclusivamente” cuando se valora el carácter descriptivo del signo.
  • El tratamiento jurídico de marcas que incorporan sufijos de dominio como “.com” y términos vinculados al comercio electrónico.

Un conjunto denominativo compuesto solo por elementos genéricos

El Tribunal Supremo reitera su propia jurisprudencia y la del TJUE en materia de signos descriptivos. Sostiene que:

  • La distintividad debe evaluarse globalmente, teniendo en cuenta la impresión que el conjunto denominativo causa en el consumidor medio.
  • La adición de un sufijo como “.com” no transforma un término genérico en marca distintiva.
  • Los elementos gráficos, para ser relevantes, deben alterar sustancialmente la percepción del signo. En este caso, una retroexcavadora no aporta singularidad al conjunto denominativo.
  • El término “exclusivamente” se refiere a que todos los componentes del signo carecen de distintividad, sin importar su número o tipo.

El Alto Tribunal concluye que el conjunto denominativo «MAQUINASONLINE.COM» describe directamente la naturaleza y el canal de prestación de los servicios, por lo que está afectado por la prohibición absoluta del artículo 5.1.c) LM.

Confirmación de la denegación del registro

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación, casa la sentencia del TSJ de Madrid y confirma la denegación del registro de la marca por parte de la OEPM.

Se declara que:

  • El conjunto denominativo carece de carácter distintivo, al estar formado únicamente por expresiones de uso común en el sector.
  • Los sufijos de Internet, como “.com”, no aportan distintividad registral.
  • El gráfico añadido no altera el carácter descriptivo del conjunto denominativo.
  • La OEPM no necesita justificar cada elemento por separado si la resolución expresa de forma clara que el conjunto, en su totalidad, es descriptivo.

Conclusión doctrinal | Límites del conjunto denominativo en las marcas comerciales

Esta sentencia del Tribunal Supremo consolida una línea jurisprudencial clara en materia de signos mixtos:

  • Un conjunto denominativo formado por términos genéricos o descriptivos, incluso acompañado de gráficos habituales, no puede acceder al registro si no se diferencia suficientemente del lenguaje común del sector.
  • El uso de sufijos como “.com” no añade valor distintivo al conjunto.
  • Para superar la prohibición del artículo 5.1.c), el signo debe incorporar elementos capaces de identificar el origen empresarial de forma clara y no limitarse a describir la actividad o su canal de comercialización.