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Infracción de marcas: el Tribunal Supremo confirma el cese y reconoce la indemnización mínima del 1%

La Tribunal Supremo, Sala Primera (Civil), ha resuelto un relevante litigio por infracción de marcas derivado del uso del distintivo “FUT DRAFT” en una funcionalidad integrada en un videojuego.

La sentencia no solo confirma la existencia de infracción marcaria, sino que fija un criterio claro en materia indemnizatoria: rechaza la regalía hipotética basada en un contrato de patrocinio, pero reconoce la procedencia de la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas.

Hechos probados | Infracción de marcas por el uso del signo «FUT DRAFT»

El titular de varias marcas denominativas registradas para productos y servicios vinculados a “FUTBOL DRAFT” interpuso demanda por infracción de marcas, ejercitando acciones declarativa, de cesación, remoción e indemnización de daños y perjuicios.

La demandada, empresa del sector del videojuego, utilizaba en el mercado el signo “FUT DRAFT” para identificar una modalidad concreta dentro de uno de sus videojuegos.

El debate jurídico se centró en determinar si dicho uso vulneraba el derecho exclusivo del titular marcario y, en caso afirmativo, cuál debía ser la indemnización procedente por la infracción de marcas.

Itinerario procesal | La infracción de marcas ante las distintas instancias

Primera instancia (Juzgado de lo Mercantil de Madrid)

El órgano mercantil desestimó íntegramente la demanda por infracción de marcas. Además, estimó la reconvención formulada por la demandada y declaró la nulidad por mala fe de una de las marcas más recientes del actor —respecto de determinadas clases— ordenando su cancelación.

Apelación (Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28.ª)

La Audiencia Provincial de Madrid revocó parcialmente la sentencia.

Declaró que sí existía infracción de marcas por el uso del signo “FUT DRAFT”, ordenó el cese y la retirada del tráfico económico de los productos identificados con el signo infractor y desestimó la reconvención.

Sin embargo, rechazó fijar indemnización al considerar que no se habían acreditado bases suficientes para cuantificar los daños, ni siquiera para su determinación posterior mediante operaciones aritméticas.

Recursos ante el Tribunal Supremo

Frente a esta decisión, la parte actora interpuso recurso por infracción procesal y recurso de casación.

El núcleo del debate ante el Supremo se centró en la indemnización derivada de la infracción de marcas, planteando dos vías:

• La regalía hipotética (art. 43.2.b LM).
• Subsidiariamente, la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios (art. 43.5 LM), en relación con el art. 219 LEC.

Regalía hipotética e infracción de marcas | La diferencia entre licencia y patrocinio

El demandante pretendía calcular la indemnización por infracción de marcas tomando como referencia un contrato de patrocinio suscrito años antes entre las mismas partes.

El Tribunal Supremo distingue con claridad:

• En la licencia de marca, el precio retribuye el uso o explotación de la marca ajena por el licenciatario.
• En el patrocinio, el precio remunera el aprovechamiento publicitario de la notoriedad del patrocinado para promocionar al patrocinador.

Aunque el contrato contenía una autorización de uso de marcas, esta se limitaba a la promoción del propio acuerdo y excluía expresamente que pudiera considerarse una licencia de derechos de propiedad industrial.

Conclusión sobre la regalía hipotética

El Supremo concluye que el contrato de patrocinio no constituye un parámetro idóneo para fijar el precio que habría tenido una licencia en un supuesto de infracción de marcas.

El importe pactado respondía al valor publicitario del patrocinador, no al valor económico de explotación de la marca del demandante.

Resultado: se desestima la indemnización basada en la regalía hipotética.

Indemnización mínima del 1% | Protección efectiva frente a la infracción de marcas

La Sala sí estima la aplicación del art. 43.5 LM.

Razona que:

• La Audiencia declaró la existencia de infracción de marcas.
• No negó la posibilidad de perjuicio.
• La negativa a indemnizar se fundamentó únicamente en la falta de prueba suficiente para concretar la cifra de negocios atribuible a la funcionalidad infractora.

El art. 43.5 LM tiene como finalidad evitar que la infracción de marcas quede sin compensación por dificultades probatorias en la cuantificación del daño.

Solo en supuestos excepcionales, cuando resulte acreditado que no pudo existir perjuicio alguno, cabría excluir esta indemnización mínima.

Condena genérica y liquidación posterior

El Tribunal Supremo admite que la sentencia contenga una condena genérica al pago del 1% de la cifra de negocios, aunque no se haya fijado una cuantía concreta en el proceso principal.

La liquidación podrá realizarse en un procedimiento ulterior, conforme a una interpretación flexible de los arts. 209 y 219 LEC.

Resultado: se reconoce el derecho a percibir el 1% de la cifra de negocios derivada de la infracción de marcas, con determinación posterior de la cuantía.

Fallo del Tribunal Supremo | Refuerzo del sistema frente a la infracción de marcas

La Tribunal Supremo:

• Mantiene la declaración de infracción de marcas.
• Confirma las medidas de cese y retirada del signo infractor.
• Rechaza la cuantificación mediante regalía hipotética basada en un contrato de patrocinio.
• Estima la procedencia de la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios.
• Condena a la demandada al pago de las costas de primera instancia.

Conclusión | El 1% como garantía frente a la infracción de marcas

La sentencia refuerza la tutela civil frente a la infracción de marcas y consolida el carácter operativo del art. 43.5 LM.

Cuando se declara la infracción de marcas, el titular no puede quedar sin resarcimiento por la mera falta de prueba exhaustiva del volumen de negocio exacto del infractor. El 1% actúa como mecanismo mínimo de compensación y como instrumento disuasorio frente a usos indebidos de signos distintivos.

En definitiva, el Tribunal Supremo reafirma que la protección marcaria debe ser real y efectiva, también en el plano indemnizatorio.