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Infracción marcaria, caducidad por falta de uso y fraude procesal: el Tribunal Supremo cierra el paso al abuso del periodo de gracia

La infracción marcaria ocupa el centro de una reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que aborda, con notable rigor dogmático, la confluencia de tres institutos del Derecho de marcas: la acción de infracción, la caducidad por falta de uso real y efectivo, y los límites que impone la buena fe procesal. El pronunciamiento resulta de especial relevancia por la forma en que el Alto Tribunal detecta y sanciona una maniobra estratégica destinada a neutralizar un mecanismo de defensa legalmente reconocido.

Contexto del litigio

El conflicto tiene su origen en la marca denominativa española número 2.941.774 «Giordano», registrada en las clases 18 (artículos de cuero y marroquinería) y 25 (ropa, calzado y sombrerería) del nomenclátor internacional, y concedida el 30 de marzo de 2011 a una sociedad de derecho extranjero. Su titular ejercitó acciones de infracción marcaria frente a varias entidades mercantiles que, desde 1997, venían comercializando en España productos identificados con signos idénticos al registrado, a través de una cadena de tiendas con denominación distinta y sin autorización alguna.

Pronunciamientos de instancia y apelación

El Juzgado de lo Mercantil desestimó íntegramente la demanda por infracción marcaria y, acogiendo la reconvención formulada por las demandadas, declaró la caducidad de la marca por falta de uso real y efectivo durante el periodo legal de cinco años. La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso: mantuvo la declaración de caducidad, pero consideró que las demandadas habían vulnerado los derechos marcarios durante el periodo de gracia, condenándolas solidariamente al pago de daño emergente y de una indemnización calculada sobre un porcentaje de las ventas de productos con la marca controvertida.

Caducidad de la marca: uso manifiestamente insuficiente

La Ley de Marcas impone al titular la obligación de hacer un uso real y efectivo de la marca registrada. Transcurrido el periodo de gracia de cinco años desde el registro sin que ese uso quede acreditado, procede declarar la caducidad de la marca y su cancelación registral con efectos retroactivos. En el presente caso, los indicios eran inequívocos: las ventas en establecimientos físicos no superaron los 9.000 euros en total durante los primeros años de registro; las tiendas aperturadas tuvieron una vida efímera —entre 24 y 57 días—; las ventas en línea no alcanzaban los 100 euros mensuales; y la actividad publicitaria resultó de escasa entidad.

La falta de uso como defensa ante la infracción marcaria

Esta es la cuestión nuclear de la sentencia. El artículo 41.2 de la Ley de Marcas —en su redacción anterior a la reforma de 2018— dispone que, cuando el titular de una marca con al menos cinco años de registro ejercite una acción de infracción, el demandado puede exigir, por vía de excepción o de reconvención, que aquel acredite el uso real y efectivo de la signo en los cinco años anteriores a la interposición de la demanda. De prosperar esa excepción o reconvención, la acción de infracción queda enervada.

Este precepto transpone al ordenamiento español la facultad que el artículo 11.3 de la Directiva 2008/95/CE atribuye a los Estados miembros de prever la ineficacia de la acción de infracción cuando la marca no haya sido efectivamente usada. El Supremo subraya que la Audiencia Provincial incurrió en error al apoyarse en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2020 (asunto C-622/18), que resolvió un supuesto en el que Francia no había hecho uso de esa facultad. España, por el contrario, sí la ejerció expresamente, incorporándola al artículo 41.2 LM, lo que confería a las demandadas el derecho a invocar la falta de uso como mecanismo de defensa frente a la infracción marcaria.

Fraude procesal: la demanda interpuesta el último día del periodo de gracia

La aportación más destacada del pronunciamiento es la apreciación de fraude procesal. La demanda de infracción marcaria fue presentada el 29 de marzo de 2016, esto es, un día antes de que se cumpliera el periodo de gracia de cinco años desde la concesión de la marca el 30 de marzo de 2011. De haberse interpuesto un día después, el mecanismo del artículo 41.2 LM habría resultado plenamente aplicable, permitiendo a las demandadas exigir la prueba del uso real y efectivo.

El Tribunal Supremo aprecia que esta conducta procesal contraviene las exigencias de la buena fe y constituye un abuso del proceso. La titular de la marca esperó deliberadamente al último día hábil del periodo de gracia para eludir la aplicación de una norma que, de otro modo, habría neutralizado su pretensión indemnizatoria, siendo plenamente consciente de que no había realizado un uso real y efectivo del signo. Al amparo de los artículos 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 247.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los tribunales están obligados a rechazar las pretensiones que entrañen abuso de derecho o fraude procesal.

Fallo

La Sala estima el recurso de casación, desestima el recurso de apelación de la titular de la marca y confirma la sentencia de primera instancia en su integridad. Se mantiene la caducidad de la marca y se descarta la indemnización por infracción marcaria durante el periodo de gracia, al no poder la demandante eludir el artículo 41.2 LM mediante la interposición artificiosa de la demanda en el último día del plazo. Las costas del recurso de apelación se imponen a la parte apelante, sin pronunciamiento especial sobre las del recurso de casación estimado.